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主题：【资料】简介美国专利法及权利要求（claims) (一） -- 南方有嘉木
近期河里因为玉米种子PH4CV的专利说明书“权利要求“（claims）部分出现了“transgene”一词而对该植物品种是否使用了转基因技术颇有争议。受识猷委托，就美国专利法上的权利要求（claims）做点介绍。
几点声明：
首先我一点不懂生物技术，也不知该如何定义“转基因（transgene）”（虽然我仔细阅读了夏侯梦得兄和王二狗兄、苏迅兄就该词汇相关内涵和外延的讨论，但是就该词汇在法律上的精确认定，我尚未做任何调查），所以本文的目的不在于对PH4VC是否使用了转基因技术进行判定，而是在于通过对美国专利法上“权利要求”的说明为河友更准确地理解PH4VC专利说明书提供一点帮助。
其次，我自己的专业领域不是专利法，所以对该法律概念的认识和理解恐也有错误或偏差，欢迎大家纠错指正。本文的介绍仅作参考之用。河友在专利申请或专利解释时遇到相关问题，仍需以美国的相关法律法规及《Manual of Patent Examining Procedure》为准。
再次，本文基本是一个网络已有资料的翻译、整理、汇编，并无任何原创性。因为时间不足，不能给每一引用部分做出注解，所以各位河友需要引用或转载时，请注明我只是资料整理者，对相关内容不拥有任何版权。
美国专利法
美国专利法实施细则
Manual of Patent Examining Procedure
美国专利法（中文）
基因技术的专利保护与利益分享
一 美国《专利法》概要
（一） 历史
在美国，专利制度最早于1640-1776年间和其他英国法律概念一起被介绍到北美殖民地。1787年，美国宪法第1条第8款第8项规定“国会……为促进科学及有用技术的发展，（国会）得确保作者和发明人对其有关的作品和发现，享有一定期限的独占权。”
1790年4月10日华盛顿签署通过了美国第一部《专利法》。1836年，美国国会对《专利法》进行重大修订，确认了专利申请的实质审查原则。1952年美国通过了真正现代意义上的《专利法》。1954年，1961年，1962年，1964年，1965年，1971年，1972年，1975年和1981年国会对该法作了多次修订补充。为配合专利法的实施，每年还公布经修订的专利法实施细则。美国专利法共293条，载于《美国法典》第35编。1994年底，美国国会通过了《乌拉圭回合协议法》，将原有的自授权之日起17年的保护期改为自申请日起20年(适用于1995年6月8日以后提出的申请)。
1999年11月29日，美国总统克林顿签署了《美国发明人保护法》，其中许多重要的条款都被直接列入《专利法》。该法案于2000年3月29日生效。
该部分内容参考：
（二）类型
第一，发明专利 (Utility Patent)，具有功能的发明才可以申请发明专利。可申请的发明包括：程序（Process）、机械（Machine）、产品 （Article of Manufacture）、组成（Composition of Matter）。其中，程序可为方法（Method）或上述发明的新使用方法（New Use）。发明专利的保护范围是由专利中的权利要求所界定，只要竞争对手的产品在权利要求所界定的保护范围中，即使产品不与专利内容部分所描述的发明（发明的实施例）一模一样，仍可能够成侵权。保护期自申请日起20 年。
第二，新式样专利 (Design Patent) ，必须为外观上的设计才可以申请新式样专利。新式样专利保护的范围主要限定在专利中所绘示出的物品外观部分。由于对手很容易经由改变设计而回避新式样专利，因此，相较于发明专利，新式样专利的保护范围显得较狭窄。保护期自获准日起14年。
第三，植物专利 (Plant Patent)，通过植物专利保护无性繁殖的新品种，但不包括块根、块茎植物。保护期限自申请日起20年。
该部分内容参考：
二 专利说明书的基本构成
美国专利法第111条规定，一份专利申请并应包含以下文：
1.专利说明书 (specification)
2.专利图式（在需要时）(drawing)
3.发明人宣誓书(oath)
4.申请费(fee)
美国专利法第112条规定了专利说明书的相关内容及格式：“说明书应包含一文字描述，以记载发明及其制造与适用的方式和程序，其措辞必须完全、清楚、简洁及精确，以使与该发明有直接或切近关系的任何熟悉该项技艺人士，能予以制造及使用，并须记载发明人认为实施该发明的最佳模式。
说明书应结束于一项或多项权利要求，其须特别指出并明确请求申请人认定为其发明的标的（Subject matter）。”
【The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.
The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.】
根据实施细则的相关规定，一份专利说明书一般包含以下项目：
（1）发明标题（Title），即发明名称，或包括申请人姓名、国籍、地址及标题之引言部份。
（2）摘要说明（Abstract of Disclosure）：
以简练的文字描述发明内容及如何应用。
（3）背景说明（Background）：
（a）相关申请案件之引述参考；及或
（b）发明领域；及或
（c）已知的在先技艺。
（4）发明概要（Brief Summary of the Invention）
（a）发明目的（Objects & Advantages of the Invention）
（b）发明内容及请求标的的扼要概述。
（5）图式说明（Brief Description of the Drawings）
记述说明需要时附上专利图式。
（6）详细说明（Detailed Description ）：
至少举一实例配合图式（若有需要）
详细记述发明内容及请求标的（Subject matter），措辞力求完全、清楚、简洁和精确。
（7）权利要求（Claims）：
（a）以一项或一项以上的请求项，记述专利申请标的（Subject Matter），所用措辞必须具可分辨性（Distinctness）和可确定性（Definite）。
（b）避免对任何详细说明中未曾予以揭露的标的提出权利请求。
（c）图式中未予揭露的组件或连接关系也不得在此提出。
（8）专利图式（Drawings）：
有需要或有助于说明时，附上专利图式。
该部分内容参考：
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“claim”，中文译作权利要求，日语中称为“特許請求の範囲”。由于专利权的客体是发明创造，是无形的，专利权人不能实际占有，法院确定专利权的保护范围是通过专利申请文件中的权利要求来确定的。
在英美法上，采用“周边限定理论”来解释权利要求如何确定专利权的保护范围。其专利法规定，专利的保护范围是由权利要求的文字决定的。权利要求不是关于发明创造的技术描述，而是描述专利保护范围的一个法律文件。好比在买卖土地时买卖双方所签订的地契，权利要求的作用是尽可能清楚地把这块地的边界线给划出来，而不是要具体描述这块地里长了什么作物、地势如何，权利要求就是这块地的围栏。
由于专利权的保护范围完全由权利要求的文字内容来确定，被控的侵权行为必须重复再现了权利要求中记载的每一个技术特征，才被认为是落入到该权利要求的保护范围之内。若有什么不同，侵权指控就不成立。采用这种判断方式，权利要求的撰写质量对专利权人来说至关重要。权利要求的文字一旦经专利局审查确定，其保护范围也就固定下来了，侵权审理法院在解释保护范围时必须严格遵循授权的权利要求书的内容，不得越雷池一步。
因此，专利法下的权利要求具有以下几个方面的意义：
1.界定了专利权人具体享有的权利内容和边界；2.社会公众通过专利说明书了解发明，通过专利权利要求认识专利的权利范围，从而避免侵权；3.判定是否侵权的主要依据，现代专利法将专利权利要求作为确定专利保护范围的主要依据。在侵权诉讼中，法院将被控侵权物或方法与权利要求进行对比。法院在侵权判断过程中，首先要通过解释权利要求确定专利的保护范围,然后才判定被控侵权物是否落入了专利的保护范围。
根据不同的分类标准，专利权利可以分为不同的种类。
（一）产品权利要求和方法权利要求
美国专利法第101条规定了四类专利保护客体，即方法、机器、产品和物质合成。这四类保护客体，又可以分为两类：一类是方法，即如何去制造或使用某物；另一类是机器、产品和物质合成，即它们是某物。
专利权利要求是针对专利的保护客体而提出的。因此，专利权利要求也可以分为两种基本类型：一种是产品权利要求，包括物品、设备、机器，以及物质和组合物等；另一种是方法权利要求，包括制造方法、通讯方法以及将产品用于特定用途的方法等。
产品权利要求和方法权利要求的不同之处在于：产品权利要求通过产品的物理或化学性质来界定产品，而方法权利要求通过一系列的步骤或行为来界定方法。因此，产品权利要求的技术特征常常表现为一定的组成成分或部件，以及上述组成成分或部件之间的结构关系。而方法权利要求的技术特征常常表现为行为或动作，以及上述行为或动作之间的顺序关系。
（二）独立权利要求和从属权利要求（independent and dependent claims)
将专利权利要求分为独立权利要求和从属权利要求，这是各国专利制度的通行做法。美国专利法第112条第3、4、5款规定：“专利权利要求可以用独立权利要求的形式书写。或者在发明的性质容许时，采用从属权利要求或者多重从属权利要求的形式书写。从属权利要求应当引用在先的权利要求，并对要求保护的发明标的物进行进一步的限定。从属权利要求应当被解释为包含所引用权利要求的所有限定。多重从属权利要求应当引用一个以上的在先权利要求，并对发明的标的物进行进一步限定。多重从属权利要求不得作为其他权利要求的基础。多重从属权利要求应当解释为包含所引用的所有权利要求的所有限定。”
就专利的保护范围而言，根据独立权利要求确定的专利保护范围最大。而从属权利要求因为对独立权利要求进行了进一步限定，其保护范围要小于独立权利要求。因此，在一般情况下，不必对所有的权利要求进行解释，只对独立权利要求进行解释就可以确定专利的保护范围。但在个别情况下，专利权人会认为被告侵犯了其从属权利要求，这时也要对从属权利要求进行解释。
独立权利要求和从属权利要求具有关联性和差异性。关联性指的是从属权利要求引用独立权利要求。差异性是指，不同的权利要求对发明的限定程度是不同的。由于独立权利要求和从属权利要求的上述关联性和差异性，在解释某一权利要求时，其他权利要求也具有参考价值。
（三）用特殊方式撰写的权利要求
如前所述，产品权利要求一般是通过物质属性或结构特征来界定的，而方法专利一般是通过行为来界定的。但有个别情况下，专利权利要求并不是按照上述一般的规则撰写的，这就出现了用特殊方式撰写的权利要求,如功能性权利要求和以方法界定产品的权利要求。
功能性权利要求又称为“方式＋功能权利要求”（means plus function claim），指的是专利权利要求中的一个或多个技术特征不是特质属性、结构特征或行为，而是实现某种功能的手段。功能性权利要求，从严格意义上来说是“包含功能性技术特征的权利要求”，也就是说，只是其中的技术特征是功能性的。功能性权利要求从字面上看，其包括的范围大于使用具体物质属性或结构特征的技术特征的权利要求。这就带来了如何解释功能性权利要求从而合理确定其保护范围的问题。
以方法界定产品的权利要求（product by process claim），指的是作为产品的发明标的物或者其部分技术特征，不是通过物质属性或结构特征来界定的，而是通过一定的行为或步骤来界定的。以方法界定产品的权利要求有两种情况：一种情况是作为发明标的物的产品是通过方法界定 的：例如，“一种特殊口味的蛋糕，其特点在于它是通过以下方法制作的……”另一种情况是，作为发明标的物的产品不是完全通过方法界定的，其中一部分技术特征是通过传统的方法界定的，但一个或几个技术特征是通过方法界定的。
该部分内容来自：
[URL=]http://www.falvm.com.cn/falvm/app/book/f_extractchapter.jsp?TID=20080512150245281996650 [/URL]
Patent Law in a Nutshell
by Mantin J. Adelman; Randall R. Rader; Gordon P. Klancnik
[URL=]http://www.amazon.com/Patent-Law-Nutshell-Martin-Adelman/dp/0314256504/ref=sr_1_2?s=gateway&ie=UTF8&qid=1285636307&sr=8-2
[/URL]
花谢
真是好东西啊，嘉木辛苦了
专利，就是排除其他人制造、使用、销售或进口相关发明的权利。但是这种排他性权利的起始点在何处，则由“权利要求”来予以界定。Claims，按美国联邦法院法官Giles S. Rich的话来说，the name of the game is the claim。claims必须足够广泛以预见并包括未来相关技术的发展，同时又要足够狭窄以区别所有先在的发明。起草人必须预测在将来基于当前发明可能出现的技术变异（technological variants）。
美国专利法112条对Claims的格式和实质都做出了规定。在（二）里头，我们已经提到了该法对Claims的实质要求（one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention ），在这里，我们主要来看一下Claims的形式和构成。
首先，每一项Claim，都必须是一个陈述句（One-Sentence Rule），由以下三部分组成：
（1） 前言：（Preamble）
（2） 连接词：（Transitional Phrase）
（3） 请求内容：（a body of claim）
有时候还可能包括一个（4）功能子句（Whereby Clause）。
比如，2007年的PH4CV专利说明书P25页，Claim第1、2项：
“1.A seed comprising at least one set of the chromosome of maize inbred line PH4CV……
2.A maize plant produced by growing the seed of claim 1.”
这里，Claim 1是一个独立权利要求（independent claim），“A seed”是前言，用以说明发明的一般目的或用途，并将所述发明归于某一技术大类；连接词是“comprising”,这是一个有严格意义界定的法律术语；请求内容是“at least one set of the chromosome of maize inbred line PH4CV……”。Claim 2 依附于Claim 1，是一个从属权利要求（dependent claim）,包涵了Claim 1的所有限制。
连接词一般分为开放式或封闭式两种：
（a）开放式：包含（Comprising; Including）
使用开放式的“包含”作为连接词，意谓着“包括但不限于”，虽然其后的请求内容组成专利范围，但发明人保留增加组件（structure）于该请求内容的权利。所以即使一物品或方法具有超越该请求内容的组件数或步骤，但只要也包含有该请求内容所述者（contains each and every limitation recited in the body of the claim），即仍视为该专利范围所涵盖者。
例如：某种吉利的刮胡刀的专利说明书中的claim这样表述：
一种刮胡刀，包含(comprising)A+B+C三层刀片。A、B、C就是该产品的各组件，“+”系各组件间的连接关系。那么则其专利范围涵盖A+B+C+D四层刀片。
（b）封闭式：由……组成（Consisting of）
使用封闭式的“由……组成”做连接词，意谓着“no more and no less”，权利要求仅限于其后的请求内容。增加或减少了其组成元素，都不在其涵盖范围之内。这种封闭式连接词最常应用在化学组合物专利的权利要求中，因为化合物增加或减少一元素，一般都会成了另外一种化合物。
例如：一项权利要求记述：
一种漂白剂，系由A+B+C所组成。则其专利范围仅涵盖A+B+C之物。但不涵盖A+B+C+D或A+B+D。
(c)介于封闭式和开放式之间的，如：consisting essentially of，一般在这种权利要求下可增加的组件对产品的构成并不关键 （not material）。
请求内容，是权利请求的范围所在。审查官把请求内容与在先技术予以比较，决定是否授予专利。请求内容必须清晰表述发明的各技术特征之间的结构或功能关系，为便于理解，也可以使用编号，比如PH4CV的Claim 11。在这项claim中，专利权人对“a process of introducing a desired trait into maize inbred line PH4CV”提出权利请求。连接词是“comprising”,其后的请求内容部分例举了a/b/c/d/e五种“向PH4CV导入某种性状”的process。换言之，也就是说，对PH4CV的这些再加工都属于我的专利范围，其他人未经授权不得擅自对PH4CV做这些处理。
但是，必须指出的是，权利要求的文字界定的是法律意义，是权利边界，所以从claim中我们能够推出的是专利权人对这些Process及相应的Products拥有权利，但是claim不能界定事实。就我个人的理解来说，若把某项专利比作一个带院子的房屋，我们仅能从claim的文字得知院子的边界，但我们无法从其确认房屋的结构和建筑材料。专利权人对这些Process及相应product拥有权利，和其是否使用这些process、如何得到Products是两个不同的问题。专利权人有可能应用了claim中提到的技术特征，也有可能只是对基于当前技术的发展的预测。
如（二）所述，权利请求可以分为独立的和从属的，从属权利要求应当引用在先的权利要求，并对要求保护的发明标的物进行进一步的限定。从PH4CV的专利说明书我们可以看到，在一份权利要求书中，从属权利请求所占篇幅更大，也更为具体。整个claim体系就像一个金字塔，最宽泛的独立权利请求处于金字塔的下方，支撑着一系列更为详细的请求，处于塔尖的才是权利人最看重的技术表现(embodiment)。
（在对claim体系的理解上，我和夏侯梦得兄的看法是一致的。
现在具体来看一下涉及的几条claims:
11. A method of producing an herbicide resistant maize plant comprising transforming the maize plant of claim 2 with a transgene that confers herbicide resistance.
一种令玉米植株具有抗除草剂性能的方法，包括用某种转基因来改变第2项权利要求中的玉米植株，赋予其抗除草剂的性能。
2. A maize plant, or a part thereof, produced by growing the seed of claim 1.
一种玉米植株或其部分，由第1项权利要求中的种子种植产生。
1. A seed of maize inbred line designated PH4CV, representative seed of said line having been deposited under ATCC Accession No. PTA-4673.
一种玉米自交系种子，名为PH4CV，此种系已经提交美国典型物种保藏中心（ATCC），序号PTA-4673。
...........
王二狗兄对PH4VC 2005年专利说明书中claim 有一份比较详细的解读， 王二狗:不一定吧
在王二狗兄的解读中，他认为，
我个人认为基于claim所使用的文字来做这样的推断有点冒险。我从该份claim只能得知怎样的行为对权利人构成侵权，但不能确定专利品种的得来途径。
所以要对该玉米种子是否使用了转基因技术，还需要去阅读专利说明书的Description部分。
首先， “summary of the invention”中提到，According to the invention, there is provided a novel inbred maize line, designated PH4CV. This invention thus relates to the seeds of inbred maize line PH4CV, to the plants of inbred maize line PH4CV, to plant parts of inbred maize line PH4CV, to methods for producing a maize plant produced by crossing the inbred maize line PH4CV with another maize plant, including a plant that is part of a synthetic or natural population, and to methods for producing a maize plant containing in its genetic material one or more transgenes and to the transgenic maize plants and plant parts produced by that method.
This invention also relates to inbred maize lines and plant parts derived from inbred maize line PH4CV, to methods for producing other inbred maize lines derived from inbred maize line PH4CV and to the inbred maize lines and their parts derived by the use of those methods. This invention further relates to hybrid maize seeds, plants, and plant parts produced by crossing the inbred line PH4CV with another maize line.
在这段文字中，虽然出现了“转基因”字样，但是从该段文字本身我们只能得出该项发明和“转基因”方法具有相关性，但并不能得知相关性从何而来。
在“DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION”部分，未出现任何和转基因相关的词汇。
在“Further Embodiments of the Invention”，描述了在该项发明的基础上可以进行的技术发展或改变。（这里的embodiments基本可以理解为："a further development", a further "modification"。另外，一般embodiment部分的内容会和从属权利要求相互呼应，并构成后者的基础，这份专利说明书亦是如此。）在这个部分，“转基因”一词大量出现，比如：
Likewise, by means of the present invention, plants can be genetically engineered to express various phenotypes of agronomic interest. Through the transformation of maize the expression of genes can be modulated to enhance disease resistance, insect resistance, herbicide resistance, agronomic traits as well as grain quality traits........ Exemplary transgenes implicated in this regard include, but are not limited to, those categorized below.
1. Transgenes that Confer Resistance to Pests or Disease and that Encode:
（下面例举了20种转基因方法）。
在INDUSTRIAL APPLICABILITY部分，出现了两次转基因：
The seed of inbred maize line PH4CV, the plant produced from the inbred seed, the hybrid maize plant produced from the crossing of the inbred, hybrid seed, and various parts of the hybrid maize plant and transgenic versions of the foregoing, can be utilized for human food, livestock feed, and as a raw material in industry.......
In addition, plants and plant parts substantially benefiting from the use of PH4CV in their development such as PH4CV comprising a single gene conversion, transgene, or genetic sterility factor, may be identified by having a molecular marker profile with a high percent identity to PH4CV. Such a percent identity might be 98%, 99%, 99.5% or 99.9% identical to PH4CV.
这两处都和PH4CV本身的得来没有关系。
所以总的说来，单依据这份专利说明书，我个人认为：
（1）很难对PH4VC是否使用过转基因技术这一事实问题进行判断。我们只能说，该份专利说明书的Description部分没有利用转基因技术来获得所申请植物品种的记载。
（2）从Claims的文字出发对这个问题进行肯定和否定回答，都是不严谨的。
亲爱的嘉木辛苦了！
后面的两个结论尤其有参考价值，未来我阅读所有专利相关文件时候，都会想起这句：从Claims的文字出发对这个问题进行肯定和否定回答，都是不严谨的。
谢谢：作者意外获得【通宝】一枚
应该拷贝到科技探索版。
看来俺前面的看法是对的。本科时候听过专利的课。快二十年了，都忘得差不多了。
其实，这一系列的争论，好多河友过份注意事情是黑还是白，而忽略了灰的可能。拿着专利打不是专利问题的官司，最后一笔糊涂账。支持转基因的，大多过份相信科学和专利，停留在科学思考的理想状态，忽略了各种非常规的状态；反对转基因的，有不少相信直觉和报道，而引用的报道和文章中的作者的科学素养比较低，造成了很多不必要的困扰。这样的争论，往往流于口水仗，谁也说服不了谁，最后，成了站队贴。俺这么批两派，估计两派都得罪了。
嘉木能这么耐心地讲解专利的细节问题，让俺们对专利有了更多的了解。很多人对专利不是很了解，觉得专利象科学文献那样可靠。其实不然。如果读科学文献认真一点的话，就会发现即使是顶级的杂志，也有不少论文存在着逻辑推理的错误，伪造数据的也不少见。专利就更不用说了，那往往牵扯到重大利益，里面的花头就更多了。记得以前学专利的时候，有些公司，甚至利用专利误导其他公司的研究方向，好象是小鬼子干的，具体事例俺就记不得了。所以，不要把专利看得太神圣。同理，也不要把公司、FDA或某些媒体、部门的论述、声明太当一回事。看问题，尽量多听各方面的反馈，综合起来，才能推断出事实的真相。
咬文嚼字在专业上是一种非常好的习惯，可以不被忽悠和欺骗。更难能可贵的是，嘉木做到了需要咬文嚼字就咬文嚼字，没必要的时候，就还原成一个乐观开朗又多愁善感的女孩。这种超脱的心态，很多人做不到。
很实用的一份资料，放在这给大伙下载：
非常好的文件。感谢！
嘉木要不要换个地盘，传经济版或者科技版？
从法律上说，暂时没人能证明它有问题，也没人能证明它没问题。所以拿香港电视剧里常用的话来说，疑点利益归于被告，咱只能当它没问题了。
可牵扯到吃饭长身体，你要不能证明它没问题，那谁敢吃啊？
而且从专业上来说，现在的分子技术如此发达，几乎想怎么折腾都成，而且周期短见效快，所以操作植物新品种的如果还能忍住了不用分子技术，就单纯老老实实的一代一代的杂交筛选，那才叫奇怪呢。所以虽然俺不能说它有问题，但俺是坚决不吃的。